雷涵方 中美欧AI专利申请策略及审查规则比较及分析

  仲冬启幕，万象焕新。在众多人工智能知识产权界专家、IPR、律师朋友的关心与支持下，

  此次活动由YIP Events & 知产前沿新媒体 & 合规Plus联合主办，两天的大会及半天的会前研讨会以“智能时代的知识产权保护与创新价值”为主题。

  在12月7日的论坛上，图森未来知识产权负责人雷涵方为本次大会带来“中美欧AI专利申请策略及审查规则比较和分析”主题演讲。知产前沿现将雷老师的现场主题发言内容整理成文，供知识产权业内人士参考学习。

  上述3项是对IPR的基础要求，平时要与研发人员相互学习交流，多了解研发人员参与的项目。当研发人员提出专利提案申请时，需要对该提案做详细的检索分析，在与研发人员沟通申请方案时，需要将分析结果转换成研发人员容易理解的表达方式，并提供IPR综合评估的申请建议，让研发人员清楚知道该申请方案的保护范围重点，以及该如何就重点技术特征去做展开。经过如上充分沟通后，IPR可以越来越好的协助研发人员如何利用专利保护技术成果？

  4到7项所述工作内容能够在一定程度上帮助IPR更好的了解专利申请的技术方案。在评估的过程中也需要去考量公司的运营布局以及该方案的商业价值。

  如果IPR高度掌握技术方案，在参与专利新申请的流程可以越来越好的指导发明人以及与外部代理人沟通以获得更佳的专利保护范围。此外，可以越来越好的整合海内外审查意见修改的内容。

  对于无人驾驶解决方案，核心技术很多依托于计算机算法、机器学习、模型。在从前，保护客体是很难克服的议题，但近几年已明显变得容易克服了。

  中国的专利保护客体的审查标准规定在了《专利法》第25条第1款“不授予专利权的客体”部分；《专利审查指南》第二部分第一章第4节，进一步提供了解释和示例。但《审查指南征求意见稿》又放宽了专利审查的客体范围，征求意见稿中提到步骤都加上计算机设备执行，都符合技术性的要求。

  算法模型一般依托于数学公式，一般会落入美国认为的“抽象概念”范畴。美国美国的专利保护客体的审查标准规定在美国法典第35卷的101条款，采用“拟制现存技术排除法”。面对例外中的“抽象概念”时，需要判断有没有实际应用（practical application）。如果抽象概念如果应用到实际应用场景，可能能够最终靠判断保护客体的判断步骤。

  欧洲的专利保护客体审查标准规定在了《欧洲专利公约》（EPC）第52条“发明必须是具体的技术方案”，“发明一定要有与技术领域有关的‘技术特征’，必须涉及技术问题，并且一定要有能够在权利要求中定义所寻求保护的事项的技术特征”。主要从“发明主题”和“技术贡献”两个维度考量可专利性问题。最重要的是，要评估每一个特征（包括技术特征和非技术特征）在发明中是否对要求保护的主题作出了贡献。在比对时，欧洲审查员会更加细致，这对申请人撰写的技术方面的要求较高。

  中国的“充分揭露”审查标准规定在《专利法》第26条第3款中，规定了说明书要求清楚、完整说明，以所属技术领域的技术人员可以在一定程度上完成为准。也就是，公开不充分、技术方法模糊、本领域技术人没办法实施的情况下，就会被认为“揭露不充分”，不予通过审核。

  美国的“充分揭露”审查标准规定在美国法典第35卷第112(a)条，即“说明书应当包括发明的书面描述，以及制作和使用的方式和过程，言词应该是完整，清晰，简洁，确切，以至于使任何在同一领域或相关领域有一般知识的人能制作和使用这个发明，说明书还应当阐述发明者或共同发明者所设想的使用这项发明的最佳模式。”

  在美国，近年发现即使满足了其他专利性要求，包括资格、新颖性和非显而易见性，如果在最初提交的申请中没有包括适当的支持，也可能妨碍专利的授权。

  如果发现公开内容过于笼统，无法证明发明人拥有用于实现所要求的结果的特定算法，因此发现未决权利要求缺乏书面描述支持。如果规范没有描述怎么来实现所声称的结果，也可以对缺乏启用提出类似的论点。

  欧洲的“充分揭露”审查标准主要规定在EPC第83条，可以说要求非常高。很容易说，本公开内容是模糊的，仅提示不能使本领域技术人员实现这种自动化的知识发现。为了遵守欧洲专利局对披露充分性的更严格评估，专利申请必须解释和AI相关的发明解决了什么技术问题以及怎么样才能解决。这需要描述使AI相关发明能够解决所述技术问题的AI架构和算法，怎么做的、如何正确地处理的、怎么得到最终结果的都应该要体现在说明书里面，并且常常要表征训练数据以使AI相关的发明能够被再现。

  欧洲对于本领域技术人员的认定，可能不仅仅是日常工作中的各种一般技术人员。对于部分细节技术也一定要掌握，很可能对于技术人员来说是很普遍的技术点，但也许就是欧洲审查员觉得应详细说明步骤才能使本领域技术人员得以实现该专利申请所涉及的技术方案。

  中国的创造性审查标准规定在《专利法》第22条第3款的规定：“创造性，是指与现存技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。“非显而易见”规定在《专利审查指南》第二部分第四章：“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现存技术是非显而易见的”。

  美国的创造性审查标准规定在美国法典第35卷的103条款，美国的创造性判断多依靠过往判例(case law)，而且强调现存技术需要给出改进或组合的明确启示（实际上也是显而易见性）。

  欧洲的创造性审查标准规定在EPC第56条。要注意，欧洲对解决方案(problem-solution approach)的判断方法一般也遵循三步，与中国类似：

  （1）现今的保护客体问题容易克服，AI领域核心技术方案的专利保护目前并不面临实质性障碍。

  （2）撰写尚不能止步于可专利性，不仅是为增加授权的数字，还要考虑到后续维权。

  （3）授权前景以及维权考量，专利需要很好的保护范围，撰写时也要看到维权的便利性。

  确定要做海外布局后，申请策略要考虑通过PCT途径还是巴黎公约途径申请，要先明确目标市场，明确目标竞品，并考虑成本的控制。如果市场很明确、产品很成熟，可以立即进入目标国家。创业初期，市场和合作伙伴都不太成熟或不太确定时，PCT可能是个更好的选择。

  市场导向是第一考虑因素，业务市场在哪里。各国会有当地优惠政策，优惠政策可能是费用优惠，也可能是加速流程、快速授权时间等。

  美国、澳大利亚都有临时案制度，能够迅速抢占在先申请日优势。当方案很重要时，但是对于方案细节不太确定、完善时，短时间没有办法进行取舍时，临时案就是很好的过渡方式。但想利用海外临时申请案需要仔细考虑保密审查所需的时间，根据官方提供的时间表获得保密审查的时间约为一个月。申请人需要评估一个月内可否获得完整的专利技术方案，如果确实无法确定完整的技术方案，那临时申请确实是可行的申请策略。反之，就可以直接在国内提出正式专利申请，后续再做海外布局。

  检索前，如果要补充欧洲检索通过PCT可以作主动修改，原则是不增加审查员额外的检索工作。另外，美国制度比较灵活，申请的人能依照需求提出申请，只是在修改前需要仔细考虑费用问题。

  做海外布局时，我们大家都希望专利权保护范围最好一致，专利权稳定性便于维权，会参考在先专利审查结果，会作主动修改。美国只要可以总结概括加在说明书里面即可。欧洲会更严格，说明书怎么写，权利要求就要怎么写，要直接用同样的内容。对于实施例，直接从说明书“照搬”来权利要求，别出现说明书“实施例2”“搬”到权利要求的“实施例3”的情形。

  很多时候要考虑到抵触申请的问题，相同方案、相同发明人会有系列性的专利申请，后续要考量到抵触申请和宽限期问题。

  美国对宽限期认定较为宽松，中国和欧洲认定严格，包括什么平台、展会级别、公开文献的机构等。

  AI算法专利的保护客体问题已不成问题，申请到并不难，难在维权，侵权证据很难获取。保护客体实际上在放宽，今年是AI发展快速的一年，对经济贡献慢慢的变大，专利并不完全是法律领域，而是经济工具。近年来不难发现各国都在降低算法类专利的举证难度。如果要持续鼓励AI类的专利申请，该趋势会日益明显。所以在专利申请上要积极布局，谨慎处理每个案件，关注每个技术特征细节，确保每一件专利申请质量可以应付未来可能变化的审查标准。